TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Nicola Magaletti - Presidente Dott. Enrico Scoditti - Giudice Dott. Valentino Lenoci - Giudice/Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3070/2007tra: RO.VA.,attore e FA. di LA.GA.PA., convenuta Svolgimento del processo Con atto di citazione (redatto secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio), notificato il 14 marzo 2007 Ro.Va. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale - sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale la Fa. di La.Ga.Pa., con sede in Barletta, via (...), in persona della titolare La.Ga.Pa., chiedendo che fosse accertato e dichiarato che i marchi (...), utilizzati e/o reclamizzati e/o registrati dalla ditta Fa., costituivano contraffazione dei marchi (...), oggetto di registrazione da parte di esso attore, e che le registrazioni dei predetti marchi (...) erano da considerare nulle ex artt. 25 e 12 c.p.i. e/o ex artt. 25 e 8 c.p.i., nonché che l'utilizzo e la registrazione di tali marchi costituiva atto di concorrenza sleale, e conseguentemente che fosse inibito alla ditta Fa. l'utilizzo dei marchi (...) ed il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti contraddistinti con tali marchi, con fissazione di una penale per ogni eventuale violazione constatata successivamente all'inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, sulla base dei criteri di cui all'art. 125 c.p.i. e con la pubblicazione della emananda sentenza; il tutto, con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Fa. di La.Ga.Pa., la quale, nel contestare la domanda proposta dal Ro., ha concluso chiedendo il rigetto della domanda medesima, con la condanna dell'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con ordinanza dell'11 agosto - 24 settembre 2007 il Presidente della sezione p.i.i. ha disposto la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario, stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, nella parte in cui stabiliva che nei procedimenti di competenza della sezione specializzata p.i.i. dovessero applicarsi le norme di cui al D.Lgs. 17.1.2003, n. 5, operata con sentenza della Corte cost. n. 170 del 18 aprile - 17 maggio 2007. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 6 luglio 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe. Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica. I termini suddetti sono scaduti - tenuto conto della sospensione durante il periodo feriale - il 9 novembre 2009. Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione preliminare di nullità…(omissis) Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda proposta da Ro.Va. volta ad ottenere la declaratoria di contraffazione dei marchi (...), utilizzati e registrati dalla convenuta, nonché la declaratoria di nullità delle registrazione dei marchi suddetti e di inibitoria al loro ulteriore utilizzo, sia fondata, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà. L'attore Va.Ro. è il celeberrimo campione di motociclismo, che da sempre ha adottato, quale proprio numero di gara, il numero (...) (trattasi di fatto notorio). Ora, il numero in questione è stato fatto oggetto di registrazione di marchi in Italia ed all'estero, sia come semplice (...) che nelle forme di (...) (v. documentazione allegata alla produzione di parte attrice). Tali segni distintivi sono concessi in licenza da Va.Ro. e promossi nei più disparati settori merceologici. Orbene, è pacifico ed incontestato che la ditta Fa. di La.Ga.Pa. utilizzi il marchio (...), in combinazione con l'elemento (...) e/o con elementi grafici e figurativi, in particolare una scimmia, per contraddistinguere capi di abbigliamento, calzature ed articoli di pelletteria. Tali marchi (in particolare (...) con elemento figurativo rappresentato da una scimmia, e (...)), sono stati fatti oggetti di registrazione in Italia in epoca successiva alla registrazione dei marchi da parte del Ro., per settori merceologici (classi 18 e 25 della classifica internazionale di Nizza) già ricompresi tra quelli per i quali l'attore aveva effettuato la registrazione (in particolare, valigie, borse, pelletteria ed articoli di abbigliamento, magliette, t - shirt, gonne, jeans, giacche, cappelli calzature, ecc.). Ad avviso del collegio, i marchi in questione presentano elementi di identità e somiglianza tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico e di creazione di un'associazione tra i prodotti della Fa. contraddistinti con quel marchio e l'attore Ro.Va., stante anche la rinomanza del marchio registrato dal Ro. Ed invero, per quel che riguarda l'aspetto della somiglianza, va rilevato che l'utilizzo del numero (...), sempre presente, a cifre e/o a lettere, nei marchi della Fa., richiama inevitabilmente il motociclista Va.Ro., data l'indubbia notorietà del personaggio e l'associazione che, spesso tra i giovani, viene effettuata con il numero (...), ragion per cui l'utilizzo, da parte della convenuta, di tale numero per identificare una serie di prodotti di abbigliamento e calzature destinate ad un pubblico giovanile, non può che voler dire che l'utilizzatrice del marchio contenente il numero (...) voglia sfruttare la notorietà del marchio contenente tale numero per ottenere un indebito vantaggio commerciale, creando il rischio di confusione tra i consumatori e di associazione indebita tra i prodotti della Fa. ed i prodotti dello stesso settore merceologico che utilizzano legittimamente il marchio (...) ed affini su regolare licenza del Ro. Non vi è dubbio, altresì, che il marchio (...) goda di grandissima rinomanza: vero è che esso identifica, in primis, in semplice numero, e tuttavia è chiaro che la notorietà del personaggio Va.Ro., la sua fama di sportivo e l'utilizzo costante di quelle cifre non solo quale numero di gara, ma anche nell'ambito di campagne pubblicitarie delle quali l'attore è stato protagonista (circostanza, anche questa, notoria), inducono a ritenere che la convenuta abbia voluto indebitamente trarre vantaggio dall'utilizzo di tale segno distintivo, la cui adozione non appare giustificata se non per l'associazione che si viene a creare con il "personaggio" Va.Ro. V'è da dire, ancora, che, nel caso di marchio registrato (...) accompagnato all'immagine di una scimmietta, tale scimmietta appare avere un atteggiamento irriverente ed un sorriso beffardo, tipici del motociclista attore, il quale solitamente si lascia andare a siffatti comportamenti dopo le vittorie in gara. E' evidente, pertanto, l'utilizzo indebito di un marchio registrato e rinomato, ed il rischio di confusione ed associazione con i marchi registrati dal Ro. Proprio la somiglianza con i marchi registrati in precedenza dal Ro. ed il rischio di confusione per il pubblico e di associazione con i marchi suddetti porta a ritenere sussistente la nullità dei marchi registrati dalla Fa., data anche la già evidenziata rinomanza i marchi Ro. e l'indebito vantaggio che la convenuta trarrebbe dall'utilizzo dei marchi da essa registrati (art. 12, comma 1, lett. e) ed f), e 25, comma 1, lett. a), c.p.i.). Va quindi dichiarato la nullità dei marchi (...), con elemento figurativo rappresentato da una scimmia, e (...), registrati dalla convenuta, e va inibito alla Fa. l'utilizzo di tali marchi, in quanti violativi dei diritti di privativa dell'attore ex artt. 20,comma 1, lett. b) e c), e 124 c.p.i.). Va altresì disposto il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti contraddistinti da tali marchi. Deve essere ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e per estratto, sui giornali (...), a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura. Per ogni violazione della presente sentenza successivamente constatata viene fissata la penale di Euro 5.000,00, ed una penale di Euro 500,00 al di per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione. Venendo ora ad esaminare il profilo della richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, appare necessario procedere ad attività istruttoria, soprattutto per quel che riguarda il profilo attinente alla quantificazione dei danni suddetti, e pertanto si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo. P.Q.M. Il Tribunale, sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, non definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3070/2007 R.G. sulla domanda proposta da Ro.Va. nei confronti della Fa. di La.Ga.Pa., in persona della titolare La.Ga.Pa., così provvede: 1) dichiara la nullità dei seguenti marchi d'impresa: a) (...), di cui alla registrazione n. (...) maggio 2005 su domanda n. (...) depositata in data 9 marzo 2005 a nome della ditta FA. di La.Ga.Pa.; b) (...) più elemento figurativo, di cui alla registrazione n. (...) del 4 luglio 2006 su domanda n. (...) depositata il 15 febbraio 2006 a nome della ditta FA. di La.Ga.Pa.; c) (...) di cui alla registrazione n. (...) del 4 luglio 2006 su domanda n. (...) depositata il 15 febbraio 2006 a nome della ditta FA. di La.Ga.Pa.; 2) dichiara che i marchi suddetti costituiscono contraffazione dei seguenti marchi: a) (...) di cui alla registrazione italiana n. (...) concessa il 14 marzo 2000 su domanda n. (...) depositata il 19 novembre 1997 a nome di Va.Ro. (rinnovata con domanda n. (...) depositata l'8 novembre 2007), nonché alla registrazione comunitaria n. (...) concessa il 20 marzo 2003 su domanda depositata il 27 giugno 2001 a nome di Va.Ro. ed alla ulteriore registrazione comunitaria n. (...) concessa il 9 dicembre 2005 su domanda depositata il 26 agosto 2004 a nome di Va.Ro.; b) (...) di cui alla registrazione comunitaria n. (...) concessa il 28 gennaio 2007 su domanda depositata il 23 maggio 2001 a nome di Va.Ro.; c) (...) di cui alla registrazione comunitaria n. (...) concessa il 22 aprile 2005 su domanda depositata il 4 novembre 2003 a nome di Va.Ro.; 3) per l'effetto, inibisce alla FA. di La.Ga.Pa. di utilizzare i marchi d'impresa (...) più elemento figurativo e di produrre e/o commercializzare prodotti con tali segni distintivi; 4) ordina alla FA. di La.Ga.Pa. di ritirare dal commercio e di distruggere, a proprie spese, tutti i prodotti con i segni (...); 5) fissa una penale di Euro 5.000,00 per ogni violazione della presente sentenza successivamente constatata, ed una penale di Euro 500,00 al di per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione; 6) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta e per estratto, sui giornali (...), a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, dietro presentazione di fattura; 7) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio; 8) spese al definitivo. Così deciso in Bari, il 25 gennaio 2010